- Concepto y distinción
- Constitución de marca
- Tipos de marcas
- Quién puede obtener el registro de marcas
- Efectos del registro de las marcas
- Obligación de explotación
- Caducidad de las marcas
- Tramitación y d ocumentación necesaria para la inscripción de una marca
- Tasas
- Regulación legal
Nos referimos a continuación a la posibilidad de registrar «marcas» y «nombres comerciales» en la Oficina Española de Patentes y Marcas. Este registro no es obligatorio para comenzar una actividad empresarial pero puede ser conveniente por distintos motivos (seguridad, por motivos de imagen, refuerzo de ventas, etc.)
El Registro de Marcas tiene carácter único (situado en el Paseo de la Castellana, 75, 28046 Madrid – Teléfono: 902157530), si bien existen delegaciones en las Comunidades Autónomas e incluso algunos trámites pueden realizarse a través de Internet (www.oepm.es)
Hay que tener en cuenta que salvo aquellas marcas que puedan considerarse «notorias», que tienen cierta protección incluso sin estar registradas, el derecho de propiedad sobre una marca o un nombre comercial sólo se adquiere por el Registro en la Oficina Española de Patentes y Marcas. En otro caso, la marca no tendrá ninguna protección.
CONCEPTO Y DISTINCIÓN
La primera duda que suele surgir en este terreno es la distinción entre la marca y el nombre comercial.
- Se entiende por marca todo signo o denominación que sirve para distinguir en el mercado «productos o servicios» de distintas personas.
- El nombre comercial es el signo o denominación que identifica a «una empresa» en el tráfico mercantil y que sirve para distinguirla de las demás empresas que desarrollan actividades similares.
Por lo tanto, si bien puede registrarse tanto una marca como un nombre comercial, la distinción radica en que la primera hace referencia a los productos o servicios mientras que la segunda identifica a la empresa.
Es importante tener en cuenta que el nombre comercial puede coincidir o no con la denominación social de una entidad, es decir, es posible que la sociedad creada tenga una denominación y posteriormente se utilice otra denominación como nombre comercial. También es posible que una misma empresa emplee diferentes nombres comerciales, cada uno destinado a un sector de actividad diferente.
Por lo tanto, el nombre comercial y la denominación social se diferencian en que el primero identifica a una empresa en el tráfico económico y comercial (tarjetas de visitas, anuncios, etc) y la segunda la identifica en el tráfico jurídico (firmar un contrato, emitir una factura, etc), por lo que los contratos que firme la empresa, facturas, etc. deberán ir siempre con la denominación social de la sociedad y su CIF.
Por lo tanto, no deben confundirse estos conceptos:
- La marca: hace referencia a los productos o servicios y se registra en la Oficina Española de Patentes y Marcas. Pueden coexistir registralmente marcas idénticos o similares, pertenecientes a titulares diferentes, pero destinados a ámbitos mercantiles distintos, que excluyan el riesgo de error o confusión
- El nombre comercial: hace referencia a la empresa y también se registra en la Oficina Española de Patentes y Marcas. También pueden coexistir registralmente nombres comerciales idénticos o similares, pertenecientes a titulares diferentes, pero destinados a ámbitos mercantiles distintos, que excluyan el riesgo de error o confusión
- La denominación social: es el nombre de la sociedad y se registra en el Registro Mercantil Central. Es el único obligatorio si se va a constituir una sociedad (no es necesario en el caso de autónomos). No es posible la inscripción de una denominación social idéntica a otra anteriormente inscrita, aunque sus actividades mercantiles sean distintas.
Debe tener presente que, antes de iniciar cualquier actividad mercantil con los signos elegidos, es conveniente efectuar la reserva o inscripción en el Registro o Registros de su interés para evitar que un tercero se adelante en su inscripción.
Cabe que una empresa elija una denominación y la registre como marca, nombre comercial, denominación social e incluso que la registre como dominio en Internet (complicado debido a la saturación de denominaciones, pero es posible).
Las características y el procedimiento de registro es similar y se detalla a continuación.
Junto con la marca individual, la ley regula otras posibilidades:
- La marca colectiva, que es aquella que sirve para distinguir en el mercado los productos o servicios de los miembros de una asociación de fabricantes, comerciantes o prestadores de servicios.
- Las marcas de garantía, que son aquellas que garantizan o certifican que los productos o servicios cumplen una serie de requisitos comunes de calidad, componentes, origen, etc. Esta marca no es utilizada por su titular si no por terceros a quien el mismo autoriza por cumplir dichos requisitos de garantía.
En estos dos casos es necesario adjuntar a la solicitud un reglamento de uso con sus características. Este reglamento podrá posteriormente ser consultado por cualquier interesado en la Oficina Española de Marcas y Patentes.
CONSTITUCIÓN DE MARCA
A modo de ejemplo, pueden constituirse como marcas:
- las palabras y combinaciones de palabras.
- las imágenes, figuras, símbolos y dibujos.
- las letras, las cifras y sus combinaciones.
- las formas tridimensionales, entre las que se incluyen los envoltorios, envases y la forma del producto.
- los sonidos, siempre que sean susceptibles de representación gráfica, por ejemplo, mediante el pentagrama.
- cualquier combinación de los signos mencionados.
Existe prohibición absoluta de registrar como marcas:
- Los signos no susceptibles de representación gráfica . Por ejemplo, los signos táctiles, gustativos, olfativos y sonoros cuando no puedan ser representados gráficamente.
- Los signos genéricos y específicos en cuanto constituyan la designación del género o especie de los productos o servicios a que se destine la marca y los signos compuestos exclusivamente por menciones o indicaciones que en el comercio o en el lenguaje corriente hayan llegado a constituir la denominación necesaria o usual del producto o servicio de que se trate.
- Los signos descriptivos , compuestos exclusivamente por signos que sirvan o puedan servir en el comercio para designar la calidad, la cantidad, el destino, el valor, el lugar de origen, la época de producción u otras características de los productos o servicios.
- Las formas tridimensionales que vengan impuestas por la naturaleza del propio producto o que produzcan un resultado técnico o que den un valor esencial al producto.
- Los que sean contrarios a la Ley, al orden público o a las buenas costumbres.
- Los que puedan inducir al público a error.
- Los signos que reproduzcan o imiten los escudos, banderas y emblemas municipales, provinciales, de las Comunidades Autónomas, del Estado español y de otros Estados a menos que medie la debida autorización.
- Los signos que incluyan insignias, emblemas o escudos distintos de los relacionados en apartado anterior y que sean de interés público , salvo que exista autorización.
Existe prohibición relativa de registrar como como marcas:
- Los signos idénticos o semejantes a los ya registrados para productos o servicios similares.
- Los signos idénticos o semejantes a una marca -o nombre comercial- notoria o renombrada anteriormente registrada. Su acceso al registro está prohibido además para productos, servicios o actividades distintos de los protegidos por dicha marca notoria o renombrada, si ello puede implicar un aprovechamiento indebido de la misma o un menoscabo en su carácter distintivo, notoriedad o renombre.
- Las imágenes o nombres de tercero sin autorización.
No podrán registrarse tampoco como marcas, salvo que exista autorización:
- Cuando consista en el nombre, seudónimo, apellidos, etc. o en la imagen que para la generalidad del público identifique a una persona distinta del solicitante.
- Los signos o medios que supongan un aprovechamiento indebido de la reputación de otros signos o medios registrados.
- Cuando se preste a confusión con el nombre comercial, denominación o razón social que identifique en el tráfico económico a una persona distinta del solicitante.
- Cuando se preste a confusión con una marca no registrada, pero que sea notoriamente conocida en España.
TIPOS DE MARCAS
- Denominativas: las denominaciones arbitrarias o de fantasía, las razones sociales y nombres propios, las cifras, letras…
- Gráficas: los símbolos gráficos, dibujos, logotipos …
- Mixtas: la combinación de elmentos denominativos y gráficos.
- Tridimensionales: la forma del producto, los envases….
- Sonoras: Siempre que sean susceptibles de representación gráfica.
QUIEN PUEDE OBTENER EL REGISTRO DE MARCAS
- Los españoles.
- Los extranjeros que residan habitualmente o tengan un establecimiento industrial o comercial efectivo y real en territorio español.
- Los extranjeros no incluidos en el apartado anterior, siempre que en el Estado del que sean nacionales se permita a los nacionales españoles el registro de marcas de acuerdo con la legislación de este país.
- Los extranjeros que gocen de los beneficios del Convenio de París, así como los nacionales de los miembros de la Organización Mundial del Comercio.
EFECTOS DEL REGISTRO DE MARCAS
- El derecho sobre la marca se adquiere por el registro válidamente efectuado. No obstante, la Ley otorga protección al usuario de una marca notoria en España aunque no esté registrada.
- El registro de una marca se otorga por 10 años contados desde el depósito de la solicitud y podrá renovarse indefinidamente por períodos de 10 años.
- El registro de la marca confiere a su titular el derecho exclusivo de utilizarla en el tráfico económico.
- El titular podrá designar con la marca los correspondientes productos o servicios, introducir en el mercado, identificados con ella, los productos o servicios para los que hubieren sido concedidos el registro y utilizar la marca a efectos publicitarios.
- Impedir que terceros sin su consentimiento utilicen una marca o signo idéntico o similar cuando la semejanza entre los signos y la similitud entre los productos o servicios puedan inducir a errores.
- La marca y la solicitud de registro de marca podrán transmitiese y cederse.
OBLIGACIÓN DE EXPLOTACIÓN
- El titular de la marca estará obligado en el plazo de 5 años desde la fecha de publicación de la concesión a hacer uso efectivo y real en España de la marca para los productos o servicios para los que hubiera sido registrada. Si no lo hiciese caducará.
CADUCIDAD DE LAS MARCAS
El registro de una marca será cancelado:
- Por sentencia que declare que el registro de la marca es nulo.
- Por la expiración del plazo para el que hubieran sido concedidas sin renovación.
- Por renuncia del titular.
- Por falta de pago de la cuota.
- Por el incumplimiento de la obligación de usarla.
TRAMITACIÓN Y DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR
Una vez elegida la marca conviene solicitar en la Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM) un informe previo para asegurarse de que el signo está libre. Este informe de búsqueda tiene un precio variable, que debe consultar en el Servicio de Información (a partir de 17,18 € por consulta de identidad o parecido en cada una de las clases). Este informe sólo versará sobre prohibiciones absolutas y marcas, nombres comerciales y rótulos de establecimiento inscritos en la OEPM.
También es posible realizar una busqueda gratuita (no con las garantías anteriores) en su portal www.oepm.es (apartado «localizador de marcas»)
La solicitud, puede presentarla cualquier persona física o jurídica. Puede actuar bien directamente, bien mediante agente de la propiedad industrial o representante debidamente autorizados. Los no residentes en un Estado miembro de la Unión Europea deberán actuar, en todo caso, mediante Agente de la Propiedad Industrial. Los residentes en un Estado de la Unión europea que actúen por si mismos, deberán designar un domicilio en España a efectos de notificaciones.
La marca o su solicitud podrá pertenecer pro indiviso a varias personas. La comunidad resultante se regirá por lo acordado entre las partes, en su defecto por lo dispuesto en la Ley de Marcas y en último término por las normas del Derecho común sobre la comunidad de bienes.
Las solicitudes se tramitan ante la Oficina Española de Patentes y Marcas (Paseo de la Castellana, 75, 28046 Madrid – Teléfono: 902157530), si bien el solicitante podrá presentar sus solicitudes de registro de marcas, a su libre elección, ante los órganos competentes de las siguientes Comunidades Autónomas:
- Donde tenga su domicilio.
- Donde tenga un establecimiento industrial o comercial serio y efectivo.
- Donde el representante designado por el solicitante, tenga su domicilio.
- Donde el representante designado tenga una sucursal seria y efectiva.
Los solicitantes podrán también presentar sus solicitudes en los siguientes lugares, pero dirigidas al órgano que resulte competente según lo señalado anteriormente:
- Oficinas de Correos. En sobre abierto, por correo certificado y con acuse de recibo.
- En los lugares previstos en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (como, por ejemplo, Delegaciones y Subdelegaciones de Gobierno, Áreas de industria y Energía).
La documentación a acompañar es la siguiente:
- Declaración de que se solicita una marca.
- Identificación y firma del solicitante.
- La denominación en que la marca consista o un diseño de la misma si fuera gráfica o mixta.
- Los productos o servicios a los que se aplicará
Estos datos mínimos deberán ser cumplimentados en los impresos oficiales que a tal fin existen en la Oficina y que también pueden obtenerse a través de INTERNET, en la direcciónwww.oepm.es. La solicitud se deberá acompañar de:
- Justificante del pago de la tasa preceptiva. Hay que tener en cuenta que el Registro se solicitará para una clase o servicios determinados, cuya clasificación se recoge en la llamada «Clasificación de Niza«. Esta clasificación incluye 45 clases diferentes. Las tasas dependerán del número de clases o actividades en las que se pretenda registar.
- Autorización al representante en el caso de que se hubiera designado alguno .
La protección de la marca en cada clase del Nomencaltor Internacional de Productos y Servicios, requiere una solicitud de registro diferente.
Si la solicitud de registro de la marca cumple los requisitos, se procederá a la publicación de la solicitud de registro de la marca, por si alguna persona se considera perjudicada pueda oponerse al registro.
Hay que tener en cuenta que el Registro de una marca o de un nombre comercial suele ser un proceso largo. La ley establece un plazo máximo de resolución del procedimiento de 12 meses desde la fecha de recepción de la solicitud en la Oficina Española de Patentes y Marcas – si la solicitud no tuvo ningún suspenso y no hubiese oposiciones – y de 20 meses si la solicitud tuvo suspensos, reclamaciones, oposiciones, etc.
REGULACIÓN LEGAL
- Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas.
- Real Decreto 687/2002, de 12 de julio, por el que se aprueba el Reglamento para la ejecución de la Ley de Marcas.
